Podobieństwo znaków towarowych

notes

Czasem Urząd Patentowy może odmówić udzielenia ochrony na znak towarowy ze względu na tzw. podobieństwo znaków towarowych. Czym to podobieństwo jest? I jak się w takiej sytuacji bronić?

Co nieco o rejestracji znaków towarowych mogliście poczytać na blogu już tutaj. Rejestracja znaku polega na uzyskaniu na niego prawa ochronnego. Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej:

Art. 121. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Prawo to uzyskujemy po złożeniu stosownego wniosku i otrzymaniu decyzji wydanej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (pomijam tu kwestie rejestracji znaków wspólnotowych). Ale oczywiście UPRP ma czasami podstawy by odmówić wydania pozytywnej decyzji. Ustawa prawo własności przemysłowej mówi między innymi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Stanowi ona ponadto, że:

Art. 145. 1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, decyzję o odmowie jego udzielenia.

 

2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, Urząd Patentowy wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego.

Co zatem możemy zrobić, jeśli po złożeniu wniosku o udzielenie prawa ochronnego, otrzymamy pismo, w którym UPRP poinformuje nas, że nie udzieli prawa ochronnego, ponieważ zgłaszany znak jest podobny do innego znaku? Uwaga – nie chodzi tutaj o decyzję, tylko pismo informujące na podstawie przywołanego art. 145 p.w.p. Otrzymamy termin na ustosunkowanie się (najczęściej miesiąc), więc wypadałoby się…ustosunkować 😉 Jak? Oczywiście powołując się na odpowiednie argumenty.

RODZAJ ZNAKU

kłódkaWarto zacząć od podstaw. Czy więc znak zastrzeżony wcześniej i znak, który chcemy zastrzec, są jednorodzajowe? Tj. czy oba są np. znakami słownymi? Czy też jeden jest znakiem słownym a drugi słowno-graficznym?

WYGLĄD ZNAKU

Czy jeżeli oba znaki są tego samego rodzaju, to czy rzeczywiście są fizycznie do siebie podobne? Tutaj z pomocą przyjdzie nam orzecznictwo sądowe.

Bagatelizowanie znaczenia grafiki znaku, (…) który jednak przykuwa uwagę odbiorcy, nie jest działaniem prawidłowym. Jeżeli oznaczenie składa się jednocześnie z elementów graficznych i słownych, to nie można niejako automatycznie przyjąć, że element słowny jest tym, który winien być zawsze uważany za dominujący – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2015 r. (II GSK 2139/13).

Zwróćmy uwagę na kolorystykę, charakterystyczne elementy, czcionkę, to wszystko jest ważne i pozwala odróżnić znaki, nawet jeśli są one podobne słownie.

ZNACZENIE ZNAKU

Znaki towarowe często przyjmują treści obcojęzyczne. Należy więc odnieść się do ich tłumaczenia i znaczenia tego tłumaczenia. Wyobraźmy sobie np. znaki BIG TOWERS i BIG TOWELS. Niby podobne, ale jednak tłumaczenie zupełnie inne. Jedna litera różnicy w języku angielskim, ale w języku polskim mamy już WIELKIE WIEŻE i WIELKIE RĘCZNIKI 😉 Jeśli połączymy je z inną grafiką, można bronić tezy, że nie są do siebie podobne.

ZAKRES ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia dokonujemy w zakresie wyznaczanym za pomocą klasyfikacji przyjętej na podstawie Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków. To taki ogroooomnyyy wykaz różnych produktów i usług, spośród których wybieramy te, w których nasz znak będzie stosowany i ma być chroniony. Należy więc podnieść różnice pomiędzy zakresem ochrony wcześniej zgłoszonego znaku i naszego zgłoszenia. Przy czym zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r. (II GSK 51/14), oceny podobieństwa towarów dokonuje się, biorąc pod uwagę towary/usługi w takiej postaci, w jakiej zostały one ujęte w wykazie towarów, załączonym do dokumentacji zgłoszeniowej. Jest to więc bardziej istotne niż rzeczywiste stosowanie znaku.

Fragment wspomnianej klasyfikacji

Fragment wspomnianej klasyfikacji

KRĄG ODBIORCÓW

Nie mniej istotny jest krąg odbiorców danego znaku towarowego. Czyli po prostu to, kto z tym znakiem będzie się stykał. Jeżeli nasz znak będzie zamieszczany na specjalistycznym sprzęcie dla geodetów to trudno mówić o kolizji ze znakiem, który znajdzie się np. na produkowanych przez inny podmiot wafelkowych rożkach do lodów.

KUMULATYWNE ZAJŚCIE PRZESŁANEK

Nadto pamiętać należy, że zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przesłanki dające podstawę do stwierdzenia podobieństwa, w tym podobieństwa kolizyjnego, co do zasady muszą być spełnione kumulatywnie. Czyli łącznie – wszystkie na raz. Jeżeli zachodzą tylko niektóre z nich, możemy się bronić, że np. sam krąg tych samych odbiorców (dajmy na to tych przywołanych wcześniej geodetów) to za mało, aby uznać, że znaki są podobne a nam nie należy się decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Masz podobny problem? Nie wiesz, jak ustosunkować się do otrzymanego pisma? Skorzystaj z mojej pomocy. Zapraszam do zakładki KONTAKT.

 

Chcesz być na bieżąco? Polub bloga na Facebook’u, obserwuj go na Twitterze lub zapisz się na newslettera (wszystko to możesz zrobić także w kolumnie po prawej stronie).

 

 


2 komentarze

  • Tak więc co powiedzieć o Pumie, Fumie, Tunie, Adidosie, Addiosie itp.?

    • No cóż, nie bez powodu tego typu marki spotkać możemy głównie na straganach, targowiskach i podczas wakacji w tureckich sklepach. Czyli tam, gdzie prawo własności intelektualnej traktuje się…hm…lekką ręką.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *